Передача прав на использование товарного знака

Право на товарный знак может быть передано правообладателем другому лицу по договору отчуждения исключительного права на товарный знак. Владелец также может предоставить права на использование товарного знака по лицензионному договору. Как можно уступить или передать права на товарный знак.

Отчуждение права на товарный знак

Товарный знак является объектом интеллектуальной собственности и как объект собственности в соответствии со статьей 1488 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ он может быть уступлен правообладателем другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (договору уступки).

• Что такое товарный знак
• Понятия и термины: товарный знак, торговая марка, логотип, слоган, знак обслуживания
• Виды товарных знаков
• Зачем регистрировать товарные знаки?
• Права владельца товарного знака
• Ответственность за нарушение прав на товарный знак
• Порядок регистрации товарного знака в РФ
• Международная регистрация торговой марки
• Свидетельство на товарный знак
• Передача права на товарный знак

Товарный знак может быть уступлен как в отношении всех товаров или услуг, для которых он зарегистрирован, так и в отношении части этих товаров или услуг.

При уступке товарного знака первоначальный его владелец утрачивает свои права на товарный знак в отношении товаров и услуг, для которых он уступлен. Таким образом, договор об отчуждении товарного знака – это договор, по которому правообладатель передает приобретателю исключительное право на товарный знак за оговоренное в договоре вознаграждение.
Иными словами договор об отчуждении права на товарный знак является фактически договором купли-продажи товарного знака.

В каких случаях может возникнуть необходимость в договоре об отчуждении права на товарный знак

I. Заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может потребоваться для сохранения прав на товарные знаки в случае ликвидации предприятия – правообладателя, т.к. согласно п. 4 статьи 1514 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, правовая охрана товарного знака досрочно прекращается в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя – правообладателей.

II. Заключение договора об отчуждении исключительного права на товарный знак может также потребоваться если правообладатель не использует его или использует только в отношении части товаров или услуг, для которых он зарегистрирован. Согласно статьи 1486 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ, регистрация товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех товаров или части товаров, если правообладатель не использует его непрерывно в течение трех лет с даты его регистрации. Поэтому, если правообладатель не планирует использовать товарный знак, то выгоднее его передать (продать) другому лицу за вознаграждение, чем просто потерять.

Существенные условия договора об отчуждении товарного знака

1. Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме.

2. Договор должен содержать:

• – указание на предмет договора, включая номер свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права, соответствующие сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
• – размер вознаграждения, т.к. согласно п. 3.1 статьи 1234 Четвертой части Гражданского Кодекса РФ не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями;
• – перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право;

3. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Отчуждение исключительного права на товарный знак может рассматриваться как вводящее в заблуждение, в случаях:
• – когда товарный знак содержит обозначение, указывающее на место производства или сбыта товара и включенное в товарный знак как неохраняемый элемент, если товарный знак уступается лицу, находящемуся в другом географическом объекте.
• – часть товаров, является однородной с товарами, в отношении которых правообладатель товарного знака сохраняет за собой право на товарный знак;
• – товарный знак, воспроизводит промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющий за собой право на промышленный образец;
• – товарный знак, воспроизводит фирменное наименование (или его часть), право на которое принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но сохраняющему за собой право на фирменное наименование.

Как зарегистрировать отчуждение права

Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору подлежит государственной регистрации.

Для регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак требуется представить в ФИПС следующие документы:
• заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак;
• в случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• сам договор;
• документ об уплате пошлины;
• доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации перехода права по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак (договору об уступке товарного знака) необходимо оплатить пошлину, которая платится непосредственно на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Размер пошлины: 13500 рублей за один товарный знак + 11500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор.

Срок регистрации отчуждения права

Срок регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак согласно п.13 Административного регламента составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС.
Этот срок может быть увеличен, т.к. если не уплачена пошлина или какие-то необходимые для регистрации документы не представлены или оформлены неправильно, заявителю направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, представления необходимых документов или исправления допущенных ошибок.

Лицензионный договор. Предоставление лицензии на использование товарного знака

В соответствии со статьей 1489 Четвертой части Граждансеого Кодекса РФ правообладатель товарного знака (лицензиар) может предоставить другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (лицензиату) право его использования по лицензионному договору.

При заключении лицензионного договора владелец товарного знака сохраняет право собственности на товарный знак и всего лишь дает согласие на его использование одной или несколькими компаниями за уплачиваемое лицензионное вознаграждение. Лицензионный договор может служить прямым источником доходов в виде лицензионного вознаграждения, которое может быть различным: в виде процента от стоимости проданных товаров и услуг, процента от прибыли или дохода, в виде фиксированной выплаты или их сочетания. Таким образом, договор о предоставлении права использования товарного знака имеет некоторые сходства с договором аренды.

Лицензиар может выдвинуть ряд ограничений на использование товарного знака. Это может касаться как времени, на которое предоставляется лицензия, так территории и сферы предпринимательской деятельности, в которой будет использоваться товарный знак и т.д.

Владелец товарного знака может одновременно выдать несколько лицензий на использование его товарного знака, при этом он может получать доход от предоставления права на использование товарного знака.

виды лицензий

1. Исключительная лицензия подразумевает, что лицензиар утрачивает право заключать аналогичные договоры с другими лицами на той же территории в отношении однородных товаров и услуг, и сам тоже утрачивает право использовать товарный знак в пределах предоставленной лицензии, если в договоре не предусмотрено такое право.

2. Простая неисключительная лицензия на товарный знак означает, что лицензиар сохраняет за собой право заключать неограниченное число аналогичных лицензионных договоров с другими лицами на одной территории в отношении однородных товаров и услуг.

Существенные условия лицензионного договора

1. Договор заключается в письменной форме.

2. Договор должен содержать:

• – указание на предмет договора, включая номер свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права, соответствующие сведениям, имеющимся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
• – перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставляется право использования;
• – указание на вид лицензии:
• – перечень товаров и услуг, в отношении которых передается право;
• – размер вознаграждения лицензиара и порядок расчетов;
• – требования к качеству производимых или реализуемых товаров и услуг, устанавливаемые лицензиаром;
• – срок действия договора (Cрок действия договора не может превышать срока действия товарного знака. Если в договоре срок действия не указан, то он будет считаться заключенным на 5 лет).
• – территорию, на которой предоставлено право использования (Территория, на которой предоставляется право использования не может быть шире той территории, на которой зарегистрирован товарный знак. Право использования товарного знака может быть предоставлено как на всей территории страны, так и ограничено конкретным регионом, населенным пунктом, определенной улицей или даже конкретным адресом).

Как зарегистрировать предоставление права

Предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации.

Для регистрации предоставления права использования товарного знака требуется представить в ФИПС следующие документы:
• Заявление о регистрации предоставление права использования товарного знака;
• В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
• подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом;
• удостоверенная нотариусом выписка из договора;
• сам договор;
• документ об уплате пошлины;
• доверенность, если заявитель действует через представителя.

Для регистрации предоставления права использования товарного знака необходимо оплатить пошлину, которая платится непосредственно на счет Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Размер пошлины: 13500 рублей за один товарный знак + 11500 руб. за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор.

Срок регистрации предоставления права

Срок регистрации предоставления права по лицензионному договору согласно п.13 Административного регламента составляет 68 рабочих дней со дня поступления заявления в ФИПС.
Этот срок может быть увеличен, т.к. если не уплачена пошлина или какие-то необходимые для регистрации документы не представлены или оформлены неправильно, заявителю направляется уведомление о необходимости уплаты пошлины, представления необходимых документов или исправления допущенных ошибок.

В современном бизнесе, регистрация товарного знака и передача прав на его использование приобретают всё большую популярность. Владелец зарегистрированного знака имеет право распоряжаться им самостоятельно, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

Права на товарный знак допускается передавать третьим лицам (ИП или ООО). Переход прав осуществляется на основании гражданско-правового договора, на возмездной основе.

В России передать права на товарный знак можно путем заключения следующих договоров:

Договор уступки (отчуждения) товарного знака

По этому договору владелец товарного знака утрачивает все исключительные права (полностью или в части) сразу после его подписания и регистрации в Роспатенте (ст.1488 ГК РФ). Передать товарный знак можно как на все товары (услуги), которые под ним зарегистрированы, так и на некоторые из них.

Особенности договора уступки (отчуждения) товарного знака:

• договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
• госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
• уступить права на товарный знак можно только в пользу юридических лиц и ИП;
• в условиях договора необходимо четко прописать, в отношении каких товаров (услуг) передается товарный знак (т.е. одним знаком могут пользоваться несколько субъектов, но по разным товарам или услугам);
• в договоре обязательно указываются – номер, серия, дата выдачи свидетельства о регистрации товарного знака, стоимость уступки и порядок оплаты;
• исключительные права на товарный знак переходят к новому владельцу полностью и безвозвратно.

Для государственной регистрации договора уступки (отчуждения) в Роспатент необходимо предоставить полный комплект документов и подождать 2-3 месяца с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации договора уступки товарного знака

• заявление о регистрации договора уступки (1 экз.);
• договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
• документ об оплате госпошлины;
• доверенность на представителя (в случае его привлечения);
• копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

После завершения процедуры регистрации заявители получают по одному экземпляру договора и уведомления о регистрации, а также приложение к свидетельству на товарный знак.

В том случае, если уступка прав происходит в отношении части товаров (услуг), оформляется новое свидетельство, в соответствии с зарегистрированным договором отчуждения.

Договор уступки (отчуждения) товарного знака скачать образец.

Лицензионный договор

Заключая лицензионный договор, владелец товарного знака передает его третьим лицам на определенный срок и в соответствии с условиями, которые устанавливаются им самостоятельно (ст.1428 ГК РФ).

Особенности лицензионного договора на товарный знак:

• договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
• госпошлина за регистрацию договора составляет 13 500 рублей и может быть уплачена любой из сторон;
• предоставить права на использование товарного знака можно только юридическим лицам и ИП;
• лицензия по договору может быть исключительной (выдается только одному лицу) и неисключительной (можно выдать несколько лицензий разным лицам);
• период действия лицензионного договора не должен превышать срок действия товарного знака (при отсутствии такого условия, договор считается заключенным на 5 лет);
• право собственности на товарный знак остается у владельца (лицензиара) и если лицензиат (лицо, получившее лицензию), например, будет продавать товары (предоставлять услуги) с качеством ниже, чем у лицензиара, лицензионный договор может быть расторгнут досрочно;
• в условиях договора необходимо прописать сведения о товарном знаке, перечень товаров (услуг), в отношении которых можно использовать лицензию, разрешенные способы использования знака, размер или порядок определения выплаты лицензионного вознаграждения.

Государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак в Роспатенте, осуществляется на основании предоставленного пакета документов, в течение 2-3 месяцев с даты их подачи.

Передать документы на регистрацию может любая из сторон, как правило в тексте договора прописывается на кого возлагается такая обязанность и каким образом распределяются расходы.

Перечень документов для регистрации лицензионного договора на товарный знак

• заявление о регистрации лицензионного договора (1 экз.);
• договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
• документ об оплате госпошлины;
• доверенность на представителя (в случае его привлечения);
• копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

В аналогичном порядке проходит регистрация соглашений к лицензионному договору (об изменении условий или расторжении).

Лицензионный договор на товарный знак скачать образец.

Договор франчайзинга

По договору франчайзинга (коммерческой концессии) кроме прав на товарный знак, оформляется разрешение на использование наименования компании, корпоративного стиля, секретов производства и прочего (ст. 1027 ГК РФ).

Суть франчайзинга заключается в том, что владелец успешно работающего бизнеса (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) право вести деятельность по его технологиям и стандартам, с сопровождением его деятельности и оказанием поддержки.

Особенности договора франчайзинга

• договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
• вознаграждение по договору устанавливается в форме паушального взноса (единоразового платежа при заключении договора) или роялти (ежемесячных отчислений от выручки франчайзи);
• в качестве сторон договора могут быть только юридические лица и ИП;
• в условиях необходимо максимально подробно описать порядок сотрудничества, территорию действия, обязанности сторон, основания для изменения (прекращения) договора;
• договор франчайзинга может быть бессрочным (период действия будет зависеть от срока действия товарного знака);
• если в период действия договора какие-либо из переданных прав прекращают свое действие, остальные остаются в силе.

Договор франчайзинга регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

Перечень документов для регистрации договора франчайзинга

• заявление о регистрации договора франчайзинга (1 экз.);
• договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
• документ об оплате госпошлины;
• доверенность на представителя (в случае его привлечения);
• копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор залога на товарный знак

Владелец товарного знака вправе передать его в качестве обеспечения по кредитам (иным обязательствам). В том случае, если будет иметь место их неисполнение, на предмет залога может быть обращено взыскание.

При этом, несмотря на заключение договора залога, правообладатель продолжает пользоваться товарным знаком и распоряжаться им по своему усмотрению, если в договоре залога не установлены соответствующие ограничения.

Особенности договора залога на товарный знак:

• договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации;
• право на использование товарного знака переходит к залогодержателю при наступлении обстоятельств, которые необходимо четко обозначить в договоре залога;
• в условиях договора важно прописать предмет, стоимостную оценку товарного знака, сроки исполнения обязательств залогодателем;
• оформить в залог можно только официально зарегистрированный товарный знак;
• залогодателем вправе быть лицо на имя которого выдано свидетельство в Роспатенте.

Договор залога на товарный знак регистрируется в Роспатенте на основании предоставленных документов. Ориентировочный срок процедуры регистрации 2-3 месяца.

Перечень документов для регистрации договора залога на товарный знак

• заявление о регистрации договора залога (1 экз.);
• договор или выписка из договора, в которой содержаться его существенные условия (2 экз.);
• документ об оплате госпошлины;
• доверенность на представителя (в случае его привлечения);
• копия договора или выписки из договора (для хранения в Роспатенте).

Договор залога на товарный знак скачать образец.

Передача исключительных прав на товарный знак может осуществляться путем оформления договоров уступки или лицензионных соглашений. Поскольку обозначения продукции относятся к объектам коммерческой собственности, субъектами сделки могут выступать только организации и предприниматели. В этой статье разберем, как передать права на торговую марку иным лицам, и какие требования нужно учесть при оформлении договоров.

Как проходит продажа прав

Обязательным условием для возникновения исключительных прав на обозначение является регистрация в Роспатенте. После прохождения обязательных экспертиз, сведения об объекте и правообладатели будут внесены в федеральный реестр, а компания или ИП получат регистрационное свидетельство. Это, в свою очередь, дает возможность использования обозначения в собственных целях, либо распоряжения правами.

Отчуждение прав на обозначение происходит по договору уступки. Чтобы купля-продажа вступила в силу, сторонам нужно соблюсти следующие условия:

• договоренности сторон, в том числе и порядок выплаты вознаграждения, должны фиксироваться в виде письменного договора – совершение устных сделок с объектами коммерческой собственности не повлечет правовых последствий;
• все условия сделки стороны определяют самостоятельно;
• для вступления договора в силу, его нужно зарегистрировать в ФИПС – эта процедура будет проводиться по заявлению обеих сторон, либо одного из участников сделки.

Передача права пользования товарным знаком всегда носит возмездный характер, поэтому контрагенты должны оговорить размер вознаграждения, которое получит первоначальный правообладатель. Сделать это можно по взаимной договоренности, либо обратиться за оценкой к независимому эксперту. Выплата может осуществляться единовременно, в виде периодических отчислений, либо в иной форме.

После регистрации договора, приобретатель получит исключительные права в полном объеме. Это означает, что он не только сможет использовать обозначение для собственной продукции, но и продавать права иным лицам, либо оформлять лицензионные соглашения. Соответственно, первоначальный владелец обозначения полностью утратит права пользования и распоряжения.

Как передаются права по лицензии

Передача права пользования по лицензии дает возможность определить срок и территорию временного владения обозначением, ассортимент продукции, разрешенной к выпуску на рынки. Также первоначальный правообладатель может сохранить за собой право использования торговой марки, наряду с временным владельцем. Выделим ключевые правила совершения указанных сделок:

• сторонами лицензионного соглашения будут являться лицензиар и лицензиат, а владелец торговой марки может оформить одновременно несколько договоров;
• чтобы права были переданы только одному пользователю, оформляется исключительная лицензия;
• как и при купле-продаже, стороны сами определяют размер и порядок выплаты вознаграждения.

Письменное лицензионное соглашение представляется на регистрацию в ФИПС после подписания сторонами. Закон дает контрагентам широкие полномочия при определении условий сделки. Прежде всего, определяется срок и территория временного действия прав. Продолжительность действия лицензии не может превышать срок правовой охраны.

Территория действия лицензии может совпадать с границами стран, в пределах которых действует свидетельство, либо может ограничиваться отдельными регионами. Подлежит согласования и перечень продукции, на который распространяется лицензия. Он не может превышать перечень товарных групп по МКТУ, указанный в регистрационном свидетельстве. Указанные условия имеют особое значение для оформления лицензионных соглашений в рамках договора франчайзинга:

• владелец бренда может одновременно передавать несколько торговых марок, либо разграничивать их использование между несколькими временными владельцами;
• одновременно с передачей товарного знака в пользование по лицензии будет осуществляться сопровождение в рамках единой рекламной политики, обеспечение оборудованием и персоналом;
• для эффективного распространения франшизы, правообладатель будет разграничивать территории действия лицензий, а также ассортимент продукции.

При определении условий выплаты вознаграждения можно предусмотреть единовременный платеж, регулярные отчисления, процент от выручки и т.д. Нужно учитывать, что нарушения порядка и сроков выплаты вознаграждения будет являться основанием для досрочного прекращения лицензии, а также применения штрафных санкций к контрагенту.

В отдельном порядке подлежит согласованию и условие о сублицензии. Если такой пункт будет отсутствовать в документе, временный владелец смог использовать обозначение только для собственных целей. При включении в договор пункта о сублицензии, допускается дальнейшая передача прав без дополнительного разрешения первоначального владельца.

Если в период действия лицензии состоится продажа прав, режим временного владения сохраняется на прежних условиях (если иное не было указано в тексте лицензионного соглашения).

Разберем, как происходит регистрация сделок по передаче прав на использование товарного знака.

Правила регистрации

Вне зависимости от условий и сроков действия договоров, они подлежат регистрации в ФИПС. Чтобы зарегистрировать сделку, стороны могут представить заявление и один из следующих документов (по своему выбору):

• оригинальный экземпляр договора;
• письменное уведомление о состоявшемся переходе прав;
• выписка о существенных условиях договора, удостоверенная через нотариат.

Одновременно заявитель должен представить платежный документ, подтверждающий перечисление пошлины за регистрационные действия. В ходе регистрации в реестр и свидетельство вносятся соответствующие сведения. Досрочное расторжение договоров возможно по обоюдному соглашению сторон, либо на основании судебного акта.