Получение домена на основании товарного знака

Ваш домен и бренд, который вы продвигаете на сайте, можно юридически защитить путём регистрации товарного знака в Роспатенте. Тогда конкуренты не смогут их скопировать, а вы получите ряд преимуществ при продвижении сайта в контекстной рекламе и социальных сетях.

Для защиты вашего домена REG.RU рекомендует «Онлайн Патент». Это электронная система оформления прав в Роспатенте, которая позволяет зарегистрировать товарный знак онлайн, подготовив заявку всего за 10-15 минут. Оформив права на свои домен и бренд в Роспатенте, вы сможете:

• защитить домен от копирования конкурентами и заблокировать появляющиеся сайты-клоны
• снять с показа рекламу конкурентов по вашему бренду в «Яндекс.Директе» и Google AdWords
• получить эксклюзивные права на брендовые сообщества и короткие ссылки в Facebook и «ВКонтакте»

Регистрация товарного знака обеспечивает вам надёжную защиту от злоумышленников, которые могут опередить вас и зарегистрировать доменное имя, соответствующее вашему бренду, с целью перепродать вам веб-адрес по более высокой цене. Владея товарным знаком, вы сможете регистрировать домены в новых зонах не в порядке общей очереди, а раньше всех, в специальный льготный период.

Как зарегистрировать товарный знак
в «Онлайн Патенте»

Вы можете зарегистрировать товарный знак, если являетесь юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Оформление заявки в Роспатент происходит полностью в электронном виде. Для этого достаточно заполнить форму на сайте «Онлайн Патента».

При заполнении онлайн-заявки вам необходимо будет указать:

• ваш бренд (домен), который вы планируете зарегистрировать в качестве товарного знака
• вид деятельности (товаров и услуг), на которую товарный знак будет распространяться
• реквизиты компании (или ИП), которой будет принадлежать товарный знак

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, ещё до оплаты услуг вас смогут проконсультировать квалифицированные патентные поверенные. Чтобы самостоятельно проверить, зарегистрирован ли похожий товарный знак другими лицами, вы сможете воспользоваться бесплатным поиском на сайте «Онлайн Патента».

Сколько стоит регистрация товарного знака

Стоимость услуг Онлайн Патент будет зависеть от выбранного тарифа:

• Конструктор — 12 490 рублей, наиболее экономичный вариант. Включает только подготовку и подачу заявки в Роспатент;
• Оптимум — 22 480 рублей. Решение «под ключ», входят все необходимые услуги, кроме предварительной оценки рисков по заявке;
• Максимум — от 37 470 до 47 470 рублей (зависит от наличия графики в регистрируемом обозначении). Включает все услуги пакета «Оптимум», а также предварительную проверку с подготовкой отчета патентного поверенного.

Кроме услуг, вам потребуется оплатить обязательные государственные пошлины: при подаче заявки и при выдаче свидетельства о регистрации товарного знака. Приятный бонус – пользуясь Онлайн Патент, вы платите за пошлины на 30% меньше, чем при офлайн-оформлении товарного знака. А для клиентов REG.RU предоставляется дополнительная скидка 1 000 рублей на любой тариф.

Преимущества «Онлайн Патента»

«Онлайн Патент» сэкономит ваше время и нервы, обеспечивая возможность удобного онлайн-оформления и последующего автоматизированного отслеживания состояния заявки в течение всего срока государственной экспертизы в Роспатенте. Сервис функционирует круглосуточно и позволяет также оперативно подать заявку в выходные и праздники, когда обычные патентные бюро не работают.

На стадии подготовки и подачи заявки вы всегда сможете получить юридическую консультацию специалистов «Онлайн Патента». В штате компании только квалифицированные патентные поверенные, зарегистрировавшие в России и за рубежом свыше 2 000 товарных знаков.

Для получения скидки укажите при заказе на сайте Онлайн.Патент промокод

Утверждение, что сегодня домен стоит в одном ряду с товарным знаком (по сути стал онлайн-брендом), можно принять за аксиому. Однако аксиому – только для отрасли и никак не зафиксированную законодательно: правовой режим доменного имени до сих пор не обозначен в российском ГК. В отличие от правового режима того же товарного знака.

В результате, в судебных спорах между владельцем товарного знака с одной стороны и администратором домена – с другой (за право обладания тем или иным доменным именем), приоритет отдается именно владельцу исключительных прав – более 80% доменных споров решаются в их пользу. Однако 20% все же остаются за доменами и их владельцами. Так каково же соотношение домена и товарного знака, кто главнее и кто/какие обстоятельства это решают?

Ответ на этот вопрос ниже – в статье профессионального юриста, изучившего материалы российской судебной практики.

1.

При рассмотрении дел суды вынуждены самостоятельно давать определение домену.

Так, в одном из решений суд отметил: «…в свою очередь, основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP, выраженных в виде определенных цифр, в уникальное символьное имя, облегчающее поиск в сети Интернет» (Решение по делу № А40-138884/2013 от 4 марта 2014 года, Арбитражный суд г. Москвы).

В другом решении суд указал, что « …учитывая положения п. 15 ст. 2 от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», определившее понятие доменного имени как обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет», суд пришел к выводу, что домен не является вещью или средством индивидуализации, не имеет собственников » (см. Постановление по делу № А40-169281/2013 от 26 сентября 2014 года, 9-й Арбитражный апелляционный суд).

В свою очередь, товарный знак в ст. 1477 ГК РФ определяется, как средство индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Для возникновения прав на товарный знак необходима соответствующая регистрация.

2.

Учитывая, что товарный знак является объектом исключительных прав, регистрация доменного имени, схожего с товарным знаком, признается нарушением исключительных прав.

Так, суды отмечают, что « …в силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации» (см. Решение по делу № СИП-416/2013 от 11 апреля 2014 года, Суд по интеллектуальным правам).

Таким образом, использование доменного имени, под которым понимаются действия по регистрации и непосредственному использованию доменного имени (администрирование, делегирование и другие действия), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, является нарушением исключительного права на товарный знак или иное средство индивидуализации юридических лиц, товаров, работ или услуг (при условии, что владелец доменного имени и товарного знака – разные лица). В результате потерпевшая сторона может предъявить иск «нарушителю» – так возникает доменный спор.

3.

Для разрешения спора имеют значение следующие факты:

А. Тождественность товарного знака и доменного имени (по фонетическому, графическому, семантическому признакам). Это может быть как полным совпадением, так и схожестью до степени смешения (то есть если домен ассоциируется с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные отличия). Важно отметить, что схожесть может быть установлена и тогда, когда доменное имя представляет лишь часть товарного знака (и наоборот). Например, установлено сходство товарного знака «MIRAX» и домена miraxa.net.ru (Решение АС г. Москвы от 6 октября 2011 года по делу № А40-40473/2011) или сходство товарного знака «SAMSUNG» и доменного имени samsungkies2.ru (Решение СИП по делу № А56-8524/2014 от 10 декабря 2014 года).

Б. Виды деятельности владельца домена и товарного знака (пересекается ли данная деятельность). Оценка однородности товаров или услуг по данной категории споров обязательна, поскольку именно размещение обозначения, сходного до степени смешения (тождественного) с обозначением, в отношении которого предоставлена правовая охрана товарным знаком, на товаре, предложенном к продаже (введенным в гражданский оборот), представляет собой нарушение прав на товарный знак. Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В. Что зарегистрировано ранее – домен или товарный знак. Надо отметить, что практика разрешения подобных споров до сих пор неоднозначна. В 2009 году Президиум ВАС РФ согласился с тем, что факт регистрации спорного доменного имени ранее регистрации права истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них в силу подп. 3 п.9 ст.1483 ГК РФ является основанием для принятии судом решения об отказе в иске о защите прав на товарный знак. Так, в постановлении Президиума ВАС РФ от 8 декабря 2009 года по делу №9833 говорится: в случае, если доменное имя зарегистрировано ранее регистрации прав истца на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них, то в защите прав на товарные знаки (в том числе во взыскании компенсации) истцу может быть отказано, даже если регистрация товарных знаков не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке.

Однако позднее, в том числе, учитывая правовую природу доменного имени, суды стали указывать, что дата регистрации доменного имени не имеет существенного значения. Сам по себе тот факт, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака не может лишать правообладателя прав на защиту товарного знака (см. решение по делу № А40-74313/2013 от 29 апреля 2014года, АС г. Москвы).

И все же, по общему мнению, дата регистрации является важным моментом для определения степени вины и ответственности за нарушение исключительных прав.

Г. Наличие законных самостоятельных прав на использование доменного имени. Например, владелец доменного имени имеет компанию с одноименным фирменным названием либо имеется связь с другим средством индивидуализации. Так, в одном из дел суд, отказывая в удовлетворении требования владельца товарного знака, указал: «…Соответствующее доменное имя реально используется ответчиком в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием, что подтверждается материалами дела и не оспаривалось сторонами в ходе судебного разбирательства. Само по себе обстоятельство того, что ответчик не обжаловал регистрацию товарного знака, не означает, что у него не имеется законных прав и интересов в отношении принадлежащего ему доменного имени» (см. Постановление по делу № А60-38763/2013 от 20 июня 2014 года, 17-й ААС).

Д. Поведение владельца доменного имени и использование сайта. Например, негативным моментом, влекущим последствия, будет предложение со стороны владельца доменного имени продать домен владельцу товарного знака (во внимание будет приниматься и предлагаемая стоимость). Такое предложение может быть сделано и путем размещения информации на самом сайте.

Ниже мы приводим все имеющие значение факты и степень их важности для разрешения доменного спора:

Как видно, решающим в споре является совпадение (смешение) товарного знака и доменного имени.

4.

Если судом установлено, что доменное имя нарушает права на товарный знак, нарушителя может ожидать:

А. Компенсация. В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Размер компенсации определяется судом исходя из конкретных обстоятельств дела, в том числе, с учетом характера нарушения, срока незаконного использования, возможных убытков (пункт 14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Б. Запрет на использование и прекращение прав на администрирование доменного имени.

В. Безвозмездная передача прав на доменное имя правообладателю.

Г. Публикация решения суда в периодическом издании Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

5.

Учитывая возможные неблагоприятные последствия, имеет смысл перед регистрацией доменного имени провести поиск на совпадение с уже зарегистрированными товарными знаками. И если совпадений не найдено, стоит самостоятельно подать на регистрацию и зарегистрировать товарный знак.

Людмила Харитонова
управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры»

Описанная ситуация является достаточно сложной. В настоящее время суды не выработали единообразного подхода к разрешению споров об использовании сходных с товарным знаком обозначений в доменном имени, при условии что домен был зарегистрирован раньше.

Проблема в том, что ГК РФ не признает доменное имя в качестве объекта интеллектуальной собственности. А следовательно, принцип старшинства: «Преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее», — в отношении него не действует.

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ размещение товарного знака в доменном имени представляет способ использования такого знака.

Как следует из положений п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Факт регистрации домена до даты приоритета товарного знака указывает на невиновность, добросовестность его администратора. Между тем согласно п. 5 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить дальнейшее нарушение исключительного права. Учитывая, что использование чужого товарного знака происходит в предпринимательской сфере, применимы и меры ответственности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Таким образом, администрирование сходного с чужим товарным знаком домена при однородности предлагаемых субъектами товаров (услуг) подпадает под конструкцию нарушения исключительного права на товарный знак. Следуя этой логике, суды удовлетворяли требования о прекращении использования сходного с товарным знаком домена, выплате компенсации вне зависимости от даты регистрации таких объектов (см., например, постановления СИП РФ от 05.08.2014 № С01-671/2014 по делу № А40-101725/2013, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2015 № 13АП-1061/2015 по делу № А56-49774/2014).

В деле по домену garnizon.ru Суд по интеллектуальным правам, удовлетворив требования правообладателя товарного знака о нарушении его прав администратором домена, констатировал, что дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца. При этом он исходил из двух обстоятельств: (1) доменное имя не является объектом исключительных прав, (2) ГК РФ не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации (постановление СИП РФ от 23.07.2015 № С01-555/2015 по делу № А40-110599/2014).

Между тем в судебной практике существует и прямо противоположный подход к разрешению подобных конфликтов. В последнее время суды все чаще встают на сторону администраторов доменов, зарегистрировавших обозначение до даты приоритета товарного знака.

Так, в постановлении по делу о нарушении товарного знака «Чип-Топ» СИП констатировал, что дата регистрации доменного имени имеет значение с точки зрения оценки правомерности использования в домене обозначений, сходных до степени смешения с различными средствами индивидуализации. Регистрация доменного имени еще до возникновения исключительных прав на средства индивидуализации может свидетельствовать об отсутствии у владельца доменного имени намерений воспользоваться чужими интеллектуальными правами, деловой репутацией (постановление СИП РФ от 04.02.2015 № С01-1418/2014 по делу № А40-58425/2014).

Сходной логики СИП придерживался и в постановлении от 28.02.2014 № С01-78/2014 по делу № А56-69018/2012: «…материалы дела не содержат доказательств, подтверждающих регистрацию и использование домена ответчиком исключительно с намерением причинить вред истцу. Ответчик-автор начал использовать доменное имя задолго до регистрации за истцом товарного знака».

В нескольких делах суды отказывали в удовлетворении требований правообладателя товарного знака, основываясь на Единообразной политике по разрешению споров в связи с доменными именами (далее — Политика UDRP). Данная Политика была одобрена интернет-корпорацией по присвоению наименований и номеров (ICANN) и может быть отнесена к обычаям, сложившимся в сфере отношений, связанных с функционированием доменных имен. Логика судов в таких случаях следующая.

Согласно п. 4 (а) Политики UDRP обоснованность использования доменного имени проверяется на основании следующих критериев:

спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Тот факт, что ответчик зарегистрировал домен задолго до регистрации товарного знака и в последующем использовал его в предпринимательской деятельности, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, указывает на его добросовестность. В таком случае его действия не представляют нарушения исключительного права (см., например, постановление СИП РФ от 14.12.2016 № С01-1062/2016 по делу № А40-3632/2016).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации у администратора домена есть реальные шансы отстоять права на доменное имя.

А вот регистрацию товарного знака вряд ли удастся оспорить. Факт использования обозначения до его регистрации в качестве товарного знака иным субъектом не говорит о недобросовестности правообладателя. Как отметил СИП в постановлении от 28.10.2015 № С01-915/2015 по делу № А65-25801/2014, того факта, что лицо знало об использовании третьими лицами сходного обозначения до даты приоритета товарного знака, недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Для признания регистрации знака недобросовестной суды требуют доказательств того, что заявитель намеревался либо воспользоваться репутацией и узнаваемостью чужого бренда, либо причинить вред своему конкуренту.